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具有识别商品来源作用的非功能性产品形状的反不正当竞争法保护

发布日期:2016-03-09字号:[ ]

        一、  引言

        日前,上海市高级人民法院就三菱电机株式会社诉台州艾克电器有限公司仿冒、伪造知名商品特有装潢纠纷一案[[1]]做出了终审判决。该案最大的争议焦点在于:具有识别商品来源作用[[2]]的产品形状是否属于我国《反不正当竞争法》(以下简称《反法》)第五条第(二)项所规定的知名商品特有装潢的范畴。原告认为,该条所规定的装潢应包括能够起到识别商品来源作用的非功能性产品形状,其生产的三款干手机的外观(形状、颜色线条等)已具有独特性,并成为识别其干手机的重要标志,应作为产品的装潢予以反不正当竞争法保护;被告认为,产品的外观不属于产品装潢的范畴,自然不能以该条规定的装潢予以保护。一审法院对此没有做出回答,上海高院则认为,商品外观形状如果不属于最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《反法解释》)关于商品装潢的例外情形(即功能性产品形状不予保护),并满足受法律保护的其他要件,可以根据《反法》第五条第(二)项获得保护。[[3]]

        产品的形状即商品的形状,我国相关规范性法律文件将仅由商品自身的性质产生的形状,为获得技术效果而需有的商品形状以及使商品具有实质性价值的形状(即功能性产品形状)排除在司法保护范围之外,而对于具有识别商品来源作用的非功能性产品形状,除了可以注册为立体商标使用外,如何予以反不正当竞争法保护,能否作为商品装潢予以反不正当竞争法保护,则没有具体的规定,因此在司法实践和理论研究中,对此均存有较大的争议。笔者将在介绍具有识别商品来源作用的产品形状、商品装潢基本内涵,对比各国(地区)立法的基础上,对具有识别商品来源作用的非功能性产品形状如何进行保护,能否作为商品装潢予以反不正当竞争法保护的问题进行全面总结、分析,并提出笔者的建议。  

        二、  基本内涵及我国保护模式

        商品(或产品)的形状即商品(或产品)的外部形状(外形)。我国《专利法实施细则》第二条规定:“外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。”由此可见,产品形状(外形)的范畴包含于外观。若产品形状是仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,则称为功能性外形。由于功能性外形涉及创新的技术方案,在专利法上对于技术方案只能依据发明或实用新型专利从技术创新层次进行保护。

        我国《专利法》规定可以授予富有美感、适于工业应用,具有创造性、新颖性和实用性的产品外形以外观设计专利。保护期为十年。我国《专利法》及《专利审查指南》仅将公知领域以外的产品形状形排除在保护范围之外,但由于决定发明物功能性、实用性的技术因素可以适用保护期限更长的发明专利进行保护,对于产品形状、构造或其结合所提出的适于实用的新技术方案则可以适用稳定性更强的实用新型专利进行保护,同时,外观设计专利并不保护其中的技术方案,因此,《专利法》中的外观设计一般也指非功能性外观。

        我国承认立体商标,《商标法》规定,可以以三维标志申请注册商标,同时又排除了功能性外形的保护。但立体商标也必需满足其作为商标注册、使用的法定要件。

        此外,我国《反法》没有明文规定对于产品外形的保护,仅在第五条第(二)项将与知名商品的特有包装、装潢相同或近似且造成混淆的规定为不正当竞争行为。因此,在司法实践和理论研究中,对于装潢的基本内涵、装潢与外形的关系尚存较大争议,主要存在有扩张主义与限制主义。

扩张主义认为装潢包括产品形状,应理解为广义的装潢。上海高院在上述判决书中认为,最高人民法院《反法解释》第二条第一款第(三)项规定了三种不能认定为知名商品特有装潢的情形(即功能性外形);而具有区别商品来源的显著特征的商品外形,应当认定为《反法》第五条第(二)项规定的“特有的装潢”。

限制主义认为装潢不包括产品形状,应理解为狭义的装潢。国家工商行政管理局在《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》中认为,装潢是指为识别与美化商品而在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合,其定义更强调装潢的附着性与可分离性:附着性指装潢必须是附于产品之上的,可分离性指装潢最终可与产品在物理上分离(例如产品上的油漆图案可由特殊溶剂将其与产品分离)。而该规定也是我国当前相关规范性法律文件中唯一并且直接、规范的定义。

        笔者认为,对于装潢的理解,直接关系到产品经营者与广大消费者之间的利益平衡,应予以综合考虑,下文将详细叙述。

      三、  其他各国(地区)保护模式

        对于具有显著性[[4]]的产品形状,各国(地区)主要将其作为立体商标使用商标法加以保护。

各国(地区)立法普遍承认立体商标,如日本《商标法》第二条规定“立体图形”(包含立体形状)可以作为商标使用,我国台湾地区“《商标法》”第五条规定“立体形状”可以作为商标使用,欧盟《商标法》第四条亦规定“商品的形状(shape of goods)”可以作为商标使用。同时,各国(地区)立法均将功能性的形状排除在保护范围之外[[5]]。当然,立体商标必需满足其作为商标注册、使用的法定要件。

有的国家(地区)亦在反不正当竞争法中对于产品形状给予保护,但均规定了较严格的使用条件。较为典型的代表有台湾地区的“《公平交易法》”,其第二十条第一款第(一)项将使用相同或类似的相关“事业”[[6]]或消费者所普遍认知(知悉)的商品容器、包装、外观,致使与他人商品混淆,或贩卖、运送、出口或进口使用该项表征的商品的,规定为不正当竞争行为,第二十条第二款第(一)项将以普通方法使用或使用交易上同类商品惯用的表征排除在保护范围之外。[[7]]

    此外,美国相关法案[8]亦规定,如果外观设计(Trade Dress)是非功能性的(not functional),且获得了“第二含义”,或者具有了识别商品来源作用的显著性,则可以注册为商标使用;若是作为未注册商标受到保护,则必须证明外观设计整体上的非功能性的、作为商标使用的著名性(famous)并且其著名与已注册的商标无关。美国最高法院还认为,侵犯他人未注册的产品形状,该设计不仅需要具有显著性,还必须具有第二含义,即具有识别商品来源作用,才能予以保护[9]

总之,各国(地区)对于具有识别商品来源作用的非功能性产品形状,多采用立体商标(需要权利人申请注册)进行保护;对于未注册的产品形状,只有达到了不正当竞争法中所规定较严格的条件才能予以保护:必须是消费者所普遍知悉的商品外观,必须具有识别商品来源的作用,且该识别商品来源的作用(第二含义)并非由于其使用的商标等其他商业标识而获得,一般还必须产生实际的混淆(若只产生了混淆的可能,权利人必须证明被控侵权者有“傍名牌”“搭便车”之故意)[[10]]

        四、  我国产品形状保护模式的思考及建议

    ()   专利法

        外观设计更强调保护创造性与新颖性,且只有十年的专属使用期限。产品形状即使一开始没有作为商标的固有显著性,仍然可以通过使用获得“第二含义”,产生识别商品来源的作用,若对于此种非功能性产品形状也只给予十年专用权保护,不利于权利人合理权利的行使,且具有识别商品来源的作用的形状应属于商标法的保护范围,不需要由专利法进行保护。

 ()   商标法

        我国商标法明确规定保护立体商标,具有识别商品来源作用的非功能性产品形状可以注册为商标使用。这符合世界大多数国家的立法模式。但由于我国允许立体商标注册的时间不长,实务经验不足,出于过度扩张商标将妨碍正常市场竞争的考虑,我国主管当局对立体商标的注册持比较严格的态度,申请案多被驳回[[11]]。因此,目前我国的立体“商标”多是以未注册商标的形式存在。对于未注册立体商标,在《商标法》中只能依据关于驰名商标保护的相关规定予以保护。一方面,其必须是尚未在中国注册的驰名立体商标,对于没有在任何国家(地区)注册的产品形状,由于各种客观原因亦未能在中国大陆进行注册,但在中国大陆通过长期的使用与宣传,具有了识别商品来源的作用,若依据此条,则不能给予保护,这在极大程度上限制了权利人的合理权利。另一方面,其只要求有产生混淆的可能即予以保护,而对于产品形状,产生了实际的混淆与产生混淆的可能是两种截然不同的情况,需要规定不同的举证责任(下文详述),不能一概而论。

 ()   反不正当竞争法

        由于我国目前能获得授权的立体商标为数不多,对于一些具有识别商品来源作用的产品形状,司法实践及理论研究中出现了寻求《反法》第五条第(二)项保护的情况,即认为应对“装潢”做广义的理解,其应包括产品形状。上述上海高院判决书中的观点即其适例,学术文献中亦有类似观点[[12]]。然而,笔者认为,装潢应采狭义的解释,即不包括产品形状。

        首先,装潢是“附加”在产品之上的,国家工商行政管理局即如此规定。孔祥俊亦认为,“从语源上讲,装潢是指‘装裱’,即古代书画用潢纸装裱,故名,现在器物或商品外表的装饰也称为装潢,《反法》规定的装潢正是这种意义上的装潢,并且仅指商品的装潢。[[13]]”产品外形是产品本身的形状,并非附加于产品之上。

        其次,《反法》第五条第(二)项对于装潢适用的条件是擅自使用知名商品的特有装潢可能造成混淆,若将其适用于产品形状,其适用的条件较为宽泛,将不合理地扩大权利人的权利,导致权利滥用。消费者在购买商品时,主要依靠传统的平面商标或商业标志区分商品来源,对于产品的形状,消费者更多地认为这只是经营者使产品显得更具实用性(即使其并非功能性外形)或者更诱人的手段之一。经营者只有通过宣传、使用,使该产品形状获得第二含义,即使其产生识别商品来源的作用,才可以予以排他性的保护,否则将不利于市场竞争,损害社会公众利益。此外,对于未注册为立体商标的产品形状之保护,法律应当规定极其严格的适用条件,仅在一些特定的确有保护必要的情形才能予以保护,笔者认为,若被控侵权的产品形状仅仅是造成了混淆的可能,而未实际造成混淆,则不会给所谓的“权利人”造成巨大的损失,尚未达到可以保护的必要程度,对此不予反不正当竞争法保护也有利于鼓励“权利人”积极主动地采取措施(如注册立体商标)以公示自己的权利,这样既维护了自己的权利,也保障了其他竞争者的合法权利(可以预先知道自己使用何种产品形状将构成侵权)。然而,此条规定仅要求商品达到知名程度即可,至于产品形状是否知名,是否在消费者之中具有了识别商品来源的作用,则在所不问。而具有识别商品来源作用仅为具有区别商品来源显著特征的情形之一,后者亦为“特有”的情形之一[[14]],“特有”只要求该产品的形状与其他产品,特别是同类产品的形状不同即可,至于该产品形状是否具有显著的特征,使消费者产生对于商品来源于该经营者的联想,亦在所不问。此外,对于“混淆”,适用此条规定并不需要产生实际的混淆,只要存在的混淆可能即可[[15]],对于一款并未实际投入商用的产品形状,对应的商品可能在使用该产品形状之前已是知名商品,该款外形设计也可能与现有的产品外形有所区别,但亦存在有后设计而在先投放市场的知名度较低的产品形状与之产生混淆的可能,但这种混淆并非实际的混淆。我国台湾地区规定,必须是相关消费者所普遍认知(知悉)的外观,才能予以反不正当竞争法保护;对于可能产生混淆而未实际产生混淆的情形,适用举证责任更大的兜底条款予以保护,美国更是要求未注册为立体商标的产品形状必须具有识别商品来源作用,并且这种识别商品来源作用并非是由于其使用的商标等其他商业标识所获得的。因此,就具有识别商品来源作用的产品形状而言,《反法》该条的适用条件过于宽泛。

        最后,《反法》作为一部兜底法,在知识产权领域,只有在其他相关知识产权法律不能或不能充分保护权利人的权利,不予保护将严重不合理地损害权利人或是社会公众的利益之时方可适用,对于《反法》第五条第(二)项规定的产品包装及狭义的装潢,在我国没有通过专利法或商标法保护的途径,而即使适用法不正当竞争法保护,也有一些严格的条件。而对于产品形状,我国对于非功能性的产品形状,权利人可以申请外观设计以专利保护,若其产品形状具有显著性,还能注册为立体商标以商标法保护。由于《反法》第五条第(二)项对于装潢适用的条件较为宽泛,势必将大量本可以由专利法、商标法保护,或者由于权利人的懈怠而丧失专利法、商标法保护(如商标权届期后未在规定期限内办理续展),但符合知名商品、特有外形并有混淆可能三个适用要件的产品形状不合理地列入反不正当竞争法的保护范围:这亦将不合理地扩大权利人的权利,导致此类权利滥用合法化;这将不利于市场竞争,使得其他市场竞争者因无法预见自己的行为是否构成侵权——即使其使用的是已过外观设计专利保护期的属于公知领域的产品形状——而避免使用已属于公知领域且不存在注册商标权的产品形状,由此间接损害消费者的合法权益,严重损害社会公众的利益。因此,反不正当竞争法应该规定极其严格的适用要件,对于不宜由专利法、商标法保护,但确需保护的产品形状给予保护;对于由于权利人的懈怠而未取得或丧失专利法、商标法保护,若不予保护将会对权利人及社会公众产生重大影响而确需保护(特别是将严重不合理地损害权利人或是社会公众的利益)[[16]]的产品形状,在较高的适用条件下给予少量合理的救济。

    综上所述,对于我国现行《反不正当竞争法》第五条第(二)项所述之装潢应理解为狭义的装潢,即不包括产品形状。对于确需由反不正当竞争法保护的产品形状,权利人必须证明该非功能性产品形状(而非产品本身或是该产品上标注的商标等其他商业标识)已为消费者所普遍知悉,该非功能性产品形状(而非该产品上标注的商标等其他商业标识)具有了识别商品来源的作用,成为消费者区分该企业该款产品与其他企业类似商品的主要标志,并且被控侵权者在后设计的产品形状在使用中与之产生了实际的混淆;若被控侵权者在后设计的产品形状与之仅有混淆的可能,而没有产生实际的混淆,权利人还必须证明被控侵权者有傍名牌、搭便车的主观意愿,才能受到反不正当竞争法保护。然而,我国当前并未明确将具有识别商品来源作用的非功能性产品形状加以极其严格的限制条件列入《反法》的保护范围。由于《反法》立法时间相对较早(1993年),对于一些新显现的不正当竞争行为并未作周全的规定,在司法实践中,对于具有兜底性质的《反法》第二条一般原则规定,在分配了较大的举证责任的前提下,多出现了突破适用,以弥补立法滞后的不足[[17]]。因此,在我国未明确将具有识别商品来源作用的非功能性产品形状加以极其严格的限制条件列入《反法》的保护范围之前,可以适用举证责任较大的《反不正当竞争法》第二条予以保护。

    五、  结语

        随着市场竞争的日益激烈,企业的知识产权意识逐渐加强,通过独创、宣传与使用,越来越多的产品形状将被赋予识别商品来源的意义。可口可乐独特的瓶身、派克金笔专用的笔托均已被申请注册为立体商标,模仿他人已经在消费者心目中树立了与其经营者特定联系的产品形状,势必应作为一种“傍名牌”“搭便车”的行为予以制止。

        世界各国(地区)均已普遍承认立体商标,在此趋势之下,同时随着实务经验的不断积累,我国主管当局对立体商标注册的严格态度亦将逐步转变:确立商标法对于规制具有识别商品来源作用的产品外形的主要地位,适应世界发展潮流。

由于装潢是“附加”在产品之上的,《反法》第五条第(二)项对于装潢适用的条件较为宽泛,若将装潢理解为广义的装潢,势必将不合理地扩大权利人权利,极有可能将此类权利滥用合法化。因此我国现行《反法》第五条第(二)项所述之装潢应理解为狭义的装潢,即不包括产品形状。具有识别商品来源作用的非功能性产品形状不能依照此条进行保护。

    然而,对于不宜由专利法、商标法保护但确需保护的产品形状,反不正当竞争法应该规定极其严格的适用要件予以一定程度合理的保护;对于由于权利人的懈怠而未取得或丧失专利法、商标法保护,不予保护将会对权利人及社会公众产生重大影响而确需保护的产品形状,反不正当竞争法应在极其严格的适用要件下给予少量合理的救济。我国在对《反法》进行修订时,应该明确将具有识别商品来源作用的非功能性产品形状加以极其严格的限制条件列入保护范围;在此之前,由于《反法》立法时间较早,司法实践中已对原则规定作突破使用,以弥补立法滞后的不足,因此也可以适用举证责任较大的《反法》第二条予以保护。

[[1]] 上诉人(一审原告)三菱电机株式会社因为被上诉人(一审被告)台州艾克电器有限公司生产的三款干手机的外形与原告产品相同,以仿冒、伪造知名商品特有装潢的名义,一审起诉于上海市第二中级人民法院,因不服一审判决而上诉于上海市高级人民法院。

[[2]] 作为商标,必须具有显著性,即能起到“区分”商品来源的作用。显著性分为先天的显著性及后天的显著性。先天的显著性即固有显著性。无论是否具有固有显著性,所谓的“商标”可以通过商标经营者的使用、宣传(属于广义的使用范围),在消费者心中产生一定的联想,使得消费者一看到该商标即能认识到该产品的来源,联系到该产品的经营者,则该商标已具有第二含义,此即后天的显著性,本文称之为具有“识别”商品来源作用。

[[3]] 参见(2008)沪高民三终字第17号判决书。

[[4]] 包括先天的显著性和后天的显著性。

[[5]] 如日本《商标法》第四条第(十八)项、我国台湾地区“《商标法》”第二十三条第(四)项、欧盟《商标法》第七条第一款第(五)项均规定功能性的产品形状不能获得商标法保护。

[[6]] 对于“事业”的定义,我国台湾地区的“《公平交易法》”第二条规定,“本法所称事业如左:一、公司。二、独资或合伙之工商行号。三、同业公会。四、其他提供商品或服务从事交易之人或团体。”

[[7]] 我国台湾地区的“《公平交易法》”第二十条:“事业就其营业所提供之商品或服务,不得有左列行为:一、以相关事业或消费者所普遍认知之他人姓名、商号或公司名称、商标、商品容器、包装、外观或其他显示他人商品之表征,为相同或类似之使用,致与他人商品混淆,或贩卖、运送、输出或输入使用该项表征之商品者。……前项规定,于左列各款行为不适用之:一、以普通使用方法,使用商品本身习惯上所通用之名称,或交易上同类商品惯用之表征,或贩卖、运送、输出或输入使用该名称或表征之商品者。”

[8] See Lanham Trade-Mark Act, § 43(a)(3), 15 U.S.C.A. § 1125(a)(3).

[9] See Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. 529 U.S.216, 120 S.Ct. 1345.

[[10]] 台湾地区的《行政院公平交易委员会对于公平交易法第二十条案件之处理原则》第十六条将“袭用他人著名之商品或服务表征,虽尚未致混淆,但有积极攀附他人商誉之情事;抄袭他人商品或服务之外观,积极榨取他人努力成果,对竞争者显失公平,足以影响交易秩序”的两种例外情形列入了《公平交易法》第二十四条(兜底条款)的保护范围,可见,若模仿他人的产品形状,虽只产生了混淆的可能,但未造成实际混淆,若要得到《公平交易法》的保护,当事人必须承担极大的举证责任(证明有积极攀附他人商誉之情事)。

[[11]] 李建萍:《立体商标制度的比较研究》,载《法制与社会》2007年第4期。

[[12]] 参见曹新明:《关于知识产权领域内不正当竞争行为的研究》,载《法商研究-中南政法学院学报》1994年第2期。

[[13]] 孔祥俊:《反不正当竞争法的适用与完善》,北京:法律出版社,1998年第1版,第180页。

[[14]] 《反法解释》第二条:“具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢,应当认定为反不正当竞争法第五条第(二)项规定的‘特有的名称、包装、装潢’。”

[[15]] 国家工商行政管理局《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第二条规定,《反不正当竞争法》第五条所称使购买者误认为是该知名商品,包括足以使购买者误认为是该知名商品。

[[16]] A公司的一款立体商标(产品形状)届期,因A公司忘记续展而导致商标权消灭,但A公司继续将其作为商标使用,且该产品形状确实能区分商品来源,公众看到该外形即联想到是A公司的产品,同时,此产品的市场占有率极高,在消费群体中的口碑极好。后有一B公司在类似商品上使用了A的产品外形,其虽价格低廉,但质量极差。许多消费者看到B公司的产品均误以为是A的产品而购买,致使A公司的产品销量锐减,因B公司产品质量低劣,严重影响了A公司的商业信誉、商品声誉,公众也因为B公司的产品花了许多冤枉钱。此时A公司以不正当竞争为由将B公司起诉至法庭,要求其停止侵权。


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